[商标异议复审行政诉讼]“以其他不正当手段取得商标注册”之适用

作者:秦福(律师) 来源:qinfulawyer.com 发布时间:2020/8/4 0:17:46 点击数:
导读:对于只是损害特定民事权益的行为,要适用商标法其他相应规定进行审查判断,不宜引用商标法第四十四条第一款“以其他不正当手段取得注册”之规定。

【案由】商标异议复审行政纠纷

【裁判法院】北京知识产权法院、北京市高级人民法院

【案号】(2015)京知行初字第3390号、(2018)京行终4597号

【裁判要点】

两级法院观点基本一致:对于只是损害特定民事权益的行为,要适用商标法其他相应规定进行审查判断,不宜引用商标法第四十四条第一款“以其他不正当手段取得注册”之规定。

【委托人】林某(诉争商标权人)

【代理律师】北京盈科律师事务所,秦福律师(一审、二审代理人)

【代理结果】胜诉:一审法院判决撤销国家知识产权局裁定,重新作出裁定;二审法院判决驳回国家知识产权局上诉,维持原判。

【基本案情】

林某于2006年1月在第9类“显微镜”等商品上申请注册了第5141***号“科视*ques***”商标(诉争商标),2008年12月,该商标被初步审定并公告。针对诉争商标,美国***公司(诉讼第三人)提出商标异议申请,商标局裁定:诉争商标予以核准注册。美国***公司不服,提出复审申请,其主要理由:1、诉争商标侵犯了商号权;2、诉争商标与其注册的商标构成类似商品上的近似商标;3、林某曾是其在中国的代理商,未经授权注册诉争商标主观恶意,违反诚信。

国家知识产权局复审认定:基本否定了复审请求人的理由,但裁定又陈述,因林某与美国***公司存在业务往来,诉争商标的申请注册具有摹仿和抄袭他人商标的故意,其行为将造成市场混乱,构成商标法第44条第一款规定所指情形。裁定:诉争商标不予核准注册。

林某不服,北京盈科律师事务所秦福律师作为其代理人,向北京知识产权法院提起行政诉讼,一审法院判决撤销国家知识产权局裁定,重新作出裁定;国家知识产权局不服一审判决,向北京市高级人民法院提起上诉,秦福律师作为林某二审代理人,参加庭审。二审法院判决驳回国家知识产权局上诉,维持原判。

【主办律师意见】

本案主要涉及到两个方面的问题,也即本案得以胜诉的关键所在:

其一、商标法第44条第一款规定之“其他不正当手段取得注册”的理解。

《商标法》第四十四条第一款规定:已经注册的商标,违反本法第四条、第十条、第十一条、第十二条、第十九条第四款规定的,或者是以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的,由商标局宣告该注册商标无效;其他单位或者个人可以请求商标评审委员会宣告该注册商标无效。本案从国家知识产权局裁定的认定看,应指诉争商标违反商标法44条第一款规定,符合“其他不正当手段取得注册“。

该条款“不正当手段取得注册“规制的范畴,应指以欺骗手段以外的其他方式扰乱商标注册秩序、损害公共利益、不正当占用公共资源或谋取不正当利益,以使商标获准注册。而对于只是损害特定民事权益的情形,不应适用该条款。从国家知识产权局裁定行文、表述看,皆认定林某行为属于损害特定民事权益之情形,如:“林某与美国***公司存在业务往来”、“诉争商标的申请注册具有摹仿和抄袭他人商标的故意”等,在此情况适用商标法第44条第一款规定之“其他不正当手段取得注册”就有悖于立法本意。

另外,诚实信用原则仅是原则性规定,其精神已细化在商标法具体条款中,也并非直接对应商标法第44条第一款规定之“其他不正当手段取得注册”。

其二、国家知识产权局裁定是否超范围。

纵观本案,在复审程序中,第三人并未就商标法第44条第一款规定作为其复审理由,是国家知识产权局主动援引。对于只是涉及损害特定民事权益情形的案件,裁定不宜超出异议复审请求范围,否则有违法定程序,超出审查范围。

【主办律师电话:13811198596】


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