专利行政案件程序：北京高院2011年知识产权审判新发展（节选）

作者：北京高院知识产权庭  发布时间：2012/9/25 12:39:47 点击数：

导读:64、关于专利复审委员会对同一请求人先后提出的无效宣告请求分别审理并分别作出审查决定时不应擅自将两次无效请求的证据混合使用的认定在无效宣告请求的审理中，专利复审委员会应基于当事人在本案中提交的证据进行审理…

64、关于专利复审委员会对同一请求人先后提出的无效宣告请求分别审理并分别作出审查决定时不应擅自将两次无效请求的证据混合使用的认定

在无效宣告请求的审理中，专利复审委员会应基于当事人在本案中提交的证据进行审理，在必要时可以依职权引入公知常识性证据，但不得直接将一个无效宣告案件中的证据在另一个无效宣告案件中使用。同一无效请求人先后提出的两次相互独立的专利无效宣告请求的，专利复审委员会在第一次无效请求审查中，不能依据第二次无效请求提交的证据进行审查。

在哈尔滨世纪热能技术开发有限公司诉国家知识产权局专利复审委员会、北京嘉德兴业科技有限公司实用新型专利权无效行政纠纷案[64]中，世纪热能公司是名称为“模块化智能控制脉冲吹灰装置”的实用新型专利（简称本专利）的专利权人。2009年2月1日，嘉德公司针对本专利提出第一次无效宣告请求。2009年7月20日，嘉德公司针对本专利再次提出无效宣告请求。2010年2月21日，专利复审委员会针对两次无效请求分别作出第14488号决定和第14489号决定，均以本专利相对于第二次无效请求中的证据不具备创造性为由，宣告本专利全部无效。世纪热能公司不服第14488号决定和14489号决定分别提起行政诉讼。在针对第14488号决定的诉讼中，一中院认为，专利复审委员会审查的是第一次无效请求，但第14488号决定对本专利创造性的判断确是依据第二次无效请求的证据，且该证据不是公知常识性证据，故专利复审委员会作出第14488号决定程序违法，一中院判决：撤销第14488号决定并由专利复审委员会重新作出审查决定。专利复审委员会不服并上诉。

北京市高级人民法院二审认为，嘉德公司先后提出的无效请求是相互独立的无效宣告请求审查案件，专利复审委员会并未进行合并审理，故其不能依据第二次无效请求提交的证据对第一次无效请求进行审查。第14488号决定中对于本专利的创造性判断所依据的是第二次无效请求的证据，且该证据也不是公知常识性证据，故专利复审委员会作出第14488号决定违反了法定程序。但是，由于本专利已经于2011年7月18日被本院二审判决维持的第14489号决定宣告全部无效，判决专利复审委员会再就已经被宣告无效的本专利重新作出无效宣告请求审查决定已无必要。二审法院遂撤销原审判决并改判驳回哈尔滨世纪热能技术开发有限公司的诉讼请求。

65、关于专利申请人未依法有效答复国家知识产权局在专利申请程序中发出的相关文件时应自行承担后果的认定

《专利法》第三十七条规定：“国务院专利行政部门对发明专利申请进行实质审查后，认为不符合本法规定的，应当通知申请人，要求其在指定的期限内陈述意见，或者对其申请进行修改；无正当理由逾期不答复的，该申请即被视为撤回。”国家知识产权局作为《专利法》规定的国务院专利行政部门，负责对发明专利申请是否可以授权进行实质审查。国家知识产权局对发明专利申请是否符合《专利法》的规定提出审查意见，并以审查意见通知书的形式告知发明专利申请人。发明专利申请人应针对审查意见通知书中提出的意见在指定期限内予以答复，陈述意见。专利申请人向国家知识产权局发出文件以外的部门提交书面材料的，不能被视为专利申请人提交了书面材料。专利申请人如果认为国家知识产权局发出的文件内容错误，亦应在法律法规规定的期限或者国家知识产权局指定期限内向发出该文件的部门提出。专利申请人以国家知识产权局发出文件的工作人员存在违法违纪问题为由，向其它部门如纪检监察部门而不是国家知识产权局发出该文件的部门提出书面意见的，不属于对国家知识产权局发文如审查意见通知书等文件的答复。

在谢桂荣诉国家知识产权局发明专利行政纠纷一案中[65]，谢桂荣向国家知识产权局提出名称为“燃烧各种燃料前或燃烧中加水可节省燃料并增加效益”的发明专利申请，国家知识产权局受理该申请后依法予以公布，并告知谢桂荣涉案专利申请已进入实质审查程序。此后，国家知识产权局于2007年6月8日、2008年6月6日、2009年4月24日分别作出第一次、第二次、第三次审查意见通知书。其中《第三次审查意见通知书》中载明：“根据《专利法》第37条的规定，申请人应在收到本通知书之日起的两个月内陈述意见，如果申请人无正当理由逾期不答复，其申请将被视为撤回。”谢桂荣收到《第三次审查意见通知书》后，向国家知识产权局专利局材料工程审查部部长发出信件，对负责涉案专利申请审查的审查员的工作提出意见，要求尽快对涉案专利申请授权。谢桂荣的上述信件落款日期为2009年6月11日。国家知识产权局于2009年7月24日向谢桂荣发出《对审查意见通知书答复的补正通知书》，认为谢桂荣于2009年6月13日提交的意见陈述书存在缺陷，要求谢桂荣在收到通知书两个月内针对进行《第三次审查意见通知书》进行答复，期满未补正或补正不符合规定的，该补正视为未提出，涉案专利申请被视为撤回。2009年12月11日，国家知识产权局作出《视为未提出通知书》以未在补正通知书指定的期限内收到答复或补正为由，将谢桂荣于2009年6月13日提交的答复视为未提出。2009年12月18日，国家知识产权局作出《视为撤回通知书》，以谢桂荣未在《第三次审查意见通知书》规定的期限内答复为由，将涉案专利申请视为撤回。国家知识产权局信访室于2009年5月6日向谢桂荣发出函件，告知谢桂荣其举报审查员有违规违纪行为一事已按职能转国家知识产权局纪检部门处理。国家知识产权局信访室于2009年5月20日向谢桂荣发出函件，告知谢桂荣其反映的涉案专利申请审查过程中的问题，该室已交办到相关业务部门核实情况，并随函将业务部门的答复函转给谢桂荣。2009年7月31日，国家知识产权局信访室再次向谢桂荣发出信函，告知谢桂荣其认为涉案专利申请的审查意见通知书有误，已交办到相关业务部门核实情况，随函将业务部门的答复函转交给谢桂荣。在国家知识产权局信访室上述函件所附的相关审查部门的答复函均为国家知识产权局专利局材料工程发明审查部发出，该两封答复函对谢桂荣所反映的问题进行了说明。在诉讼中，谢桂荣明确其在涉案专利申请审查程序中未针对《第三次审查意见通知书》进行答复，随后又改称其进行了答复，但无证据证明其进行了答复。一中院认为，谢桂荣在指定期限内未对审查意见通知书进行答复，依法应当视为其撤回涉案专利申请，故判决驳回谢桂荣的诉讼请求。

北京市高级人民法院二审认为，谢桂荣认为国家知识产权局向其发出的三次审查意见通知书存在错误，应向发出上述审查意见通知书的国家知识产权局提出意见陈述。谢桂荣虽在收到《第三次审查意见通知书》后向国家知识产权局专利局材料工程审查部部长发出信件，对负责涉案专利申请审查的审查员的工作提出意见，要求尽快对涉案专利申请授权，但是该信件并非是对《第三次审查意见通知书》的答复。国家知识产权局信访室及国家知识产权局专利局材料工程审查部对谢桂荣的信件也均进行了回复，对其提出的问题给予说明。在此情况下，谢桂荣在收到《第三次审查意见通知书》后并未在指定期限内进行答复且缺乏法定正当理由。在国家知识产权局发出《对审查意见通知书答复的补正通知书》后，谢桂荣仍未在指定期限内进行答复。因此，国家知识产权局作出《视为撤回通知书》，以谢桂荣未在《第三次审查意见通知书》规定的期限内答复为由，将涉案专利申请视为撤回符合《专利法》的相关规定。

66、关于专利复审委员会对涉及重复授权处理方式的认定

同样的发明创造只能被授予一项专利，任何人可以请求专利复审委员会宣告其中一项专利权无效，专利权人可以通过选择放弃另一项专利权来维持被请求宣告无效的专利权有效。在无效宣告请求人请求宣告涉及重复授权的各项专利权均无效，而专利权人又不放弃任何专利权的情况下，专利复审委员会可以在法律规定的职责和权限范围内根据实际情况，宣告其他专利权无效并待上述无效宣告请求决定生效后，维持其中一项专利权有效，从而避免出现重复授权的情况出现。

在上海罗恩网络信息有限公司（简称罗恩公司）诉专利复审委员会、苹果公司“移动式通讯装置”外观设计专利权无效行政纠纷一案[66]中，苹果公司向国家知识产权局分别申请了“声音或图像的记录或复制设备”、“数据处理装置”和“移动式通讯装置”三项外观设计专利并先后被授权，专利号分别为200730148751.9、200730148767.X和200730148719.0。罗恩公司针对上述三项专利权于2008年11月21日向专利复审委员会无效宣告请求。由于上述三项专利权涉及重复授权问题，专利复审委员会多次告知苹果公司可以进行选择，但是苹果公司明确表示拒绝选择。2009年3月19日，专利复审委员会首先宣告了“声音或图像的记录或复制设备”和“数据处理装置”两项外观设计专利权无效，待到该两项无效决定生效后，专利复审委员会于2009年7月30日作出第13757号无效宣告请求审查决定，维持了本案中的第200730148719.0号“移动式通讯装置”专利权有效。罗恩公司不服第13757号决定提起诉讼。罗恩公司认为，基于专利权的私权性质，专利复审委员会作为行政机关，无权替苹果公司进行选择，故专利复审委员会替苹果公司选择保留某项专利权的行为没有法律依据，而且专利复审委员会也无法解释为什么维持本案专利权有效而无效另两项专利，而不是无效本案专利，维持另一项专利有效。

北京市高级人民法院二审认为，根据《审查指南》的相关规定，任何人认为属于同一专利权人的具有相同申请日的两项专利权不符合《专利法实施细则》第十三条第一款“同样的发明创造只能被授予一项专利”规定的，可以请求专利复审委员会宣告其中一项专利权无效，专利权人也可以通过选择放弃另一项专利权来维持被请求宣告无效的专利权有效。如果本案外观设计专利与苹果公司拥有的其他两项外观设计专利均为相近似的外观设计，则应当至少维持一项外观设计专利有效，而非将该三项外观设计专利全部宣告无效。而根据《专利法》第四十七条第一款规定，被宣告无效的专利权视为自始即不存在，不应当再将其作为判断是否重复授权的对比文件。在苹果公司的第200730148751.9号外观设计专利和第200730148767.X号外观设计专利被依法宣告无效后，《专利法实施细则》第十三条第一款所述的重复授权的情形已不存在，故本专利符合《专利法实施细则》第十三条第一款的规定。由于相关法律法规并没有对专利复审委员会在审理涉及《专利法实施细则》第十三条第一款重复授权情形的多个专利如何处理作出明确规定，作为行政机关的专利复审委员会有权在法律规定的职责和权限范围内根据实际情况作出相应的具体行政行为，故罗恩公司的相关上诉主张不能成立。