权利要求中必要技术特征的分析与判断[专利复审、无效、行政诉讼案件参考]

作者：林静 来源：知识产权报 发布时间：2012/10/24 15:15:08 点击数：

导读:国家知识产权局专利复审委员会于2009年12月24日作出的第21741号复审请求审查决定涉及申请号为02107097.0、发明名称为“用于自动转换电力的方法和装置”的发明专利申请（下称本申请），其申请日为2002年3月13日，优先权…

    国家知识产权局专利复审委员会于2009年12月24日作出的第21741号复审请求审查决定涉及申请号为02107097.0、发明名称为“用于自动转换电力的方法和装置”的发明专利申请（下称本申请），其申请日为2002年3月13日，优先权日为2001年3月13日。

　　本申请涉及一种用于自动转换电力的方法和装置，其中自动转换开关包括具有螺线管侧面和辅助侧面的主体部分，螺线管侧面限位开关装置安装在螺线管的侧面上，而辅助侧面限位开关安装在辅助侧面上，螺线管侧面限位开关装置包括数个限位开关和一个螺线管安装板；辅助侧面限位开关装置包括数个限位开关和一个辅助侧面安装板；限位开关固定在安装板上，且装配时间由于限位开关在装配期间中没有调整而被缩短；自动转换开关采用预装配的辅助限位开关装置、预装配的螺线管侧限位开关装置和单一的结构易于减少装配时间。

　　原实质审查部门于2009年1月9日以本申请的修改不符合专利法第33条的规定、权利要求1不符合专利法实施细则第21条第2款的规定为由作出驳回决定。其中涉及专利法实施细则第21条第2款的主要驳回理由是，“该主体部分还包括一个辅助侧面”以及“辅助侧面”的相关技术特征是本发明为解决其所要解决的技术问题所不必可少的技术特征，权利要求1不符合专利法实施细则第21条第2款的规定。

　　申请人（下称复审请求人）对驳回决定不服，于2009年4月23日向专利复审委员会提交了复审请求书，并提交了权利要求第1~12项替换原权利要求第1~16项，以及说明书第1~5页替换原说明书第1~6页，其中对权利要求1、6以及说明书中的相应技术方案进行了修改。其主要复审理由是，虽然说明书指出“辅助侧面安装板32使得不需调整开关28就容易进行转换开关10的装配”，但这不是进行转换开关的装配的必不可少的特征；“利用辅助侧面安装板将包括辅助侧面安装板和数个辅助侧面限位开关的辅助侧面限位开关装置连接到主体部分的辅助侧面”的步骤对于将螺线管侧面限制开关连接到螺线管侧面是不需要或不是必不可少的；因此，权利要求1符合专利法实施细则第21条第2款的规定。

　　专利复审委员会依法成立合议组对本案进行了复审，并于2009年10月19日向复审请求人发出了复审通知书，其中指出，根据本申请说明书的记载（参见本申请说明书第1页第22~24行），本申请所要解决的技术问题是提供一种自动转换开关，其可以容易地装配和安装并易于限位开关和开关部件的完全对准，而不需在装配和安装的时候调整。为此，不仅需要将螺线管侧面限位开关装置中的限位开关与螺线管侧面安装板相固定，同时需要将辅助侧面限位开关装置中的限位开关与辅助侧面安装板相固定。因此，技术特征“该主体部分还包括一个辅助侧面”以及“辅助侧面”的相关技术特征是本申请为解决其所要解决的技术问题所不必可少的技术特征。因此，独立权利要求1缺少解决其技术问题的必要技术特征，不符合专利法实施细则第21条第2款的规定。

　　复审请求人于2009年11月23日提交了意见陈述书，并提交了权利要求第1~11项替换原权利要求第1~12项，其中将“主体部分的辅助侧面” 和“辅助侧面”的相关技术特征加入到权利要求1中。

　　合议组于2009年12月24日作出第21741号复审请求审查决定，其中认为，根据本申请说明书的记载（参见本申请说明书第1页第22~24行），本申请所要解决的技术问题是提供一种自动转换开关，其可以容易地装配和安装并易于限位开关和开关部件的完全对准，而不需在装配和安装的时候调整。为此，不仅需要将螺线管侧面限位开关装置中的限位开关与螺线管侧面安装板相固定，使得该螺线管侧面限位开关装置通过螺线管侧面安装板连接于主体部分的螺线管侧面，同时需要将辅助侧面限位开关装置中的限位开关与辅助侧面安装板相固定，并使得该辅助侧面限位开关装置通过辅助侧面安装板连接于主体部分的辅助侧面。修改后的权利要求1中记载了主体部分包括螺线管侧面和辅助侧面、螺线管侧面限位开关装置如何连接到螺线管侧面、辅助侧面限位开关装置如何连接到辅助侧面、进而使得主体部分连接到主安装板的技术特征，即修改后的权利要求1记载了为解决本申请技术问题所必不可少的技术特征。因此，修改后的权利要求1已经克服了复审通知书和驳回决定中指出的不符合专利法实施细则第21条第2款规定的缺陷。

　　案例评析

　　本案涉及专利法实施细则第21条第2款的适用，即如何认定某项技术特征为必要技术特征，以及如何判断独立权利要求中是否缺少必要技术特征。专利法实施细则第21条第2款规定，独立权利要求应当从整体上反映发明或者实用新型的技术方案，记载解决技术问题的必要技术特征。

　　《审查指南》第二部分第二章第3.1.2节规定，必要技术特征是指，发明或者实用新型为解决其技术问题所不可缺少的技术特征，其总和足以构成发明或者实用新型的技术方案，使之区别于背景技术中所述的其他技术方案。判断某一技术特征是否为必要技术特征，应当从所要解决的技术问题出发并考虑说明书描述的整体内容，不应简单地将实施例中的技术特征直接认定为必要技术特征。

　　专利法实施细则第21条第2款的立法目的在于保证独立权利要求技术方案在解决技术问题意义上的完整性，即保证申请人在独立权利要求中要求保护的技术方案与说明书中公开的能够解决其技术问题的技术方案对应一致，也就是说，该权利要求中不能缺少解决其技术问题所必不可少的技术特征，而不要求可有可无或能使技术效果更佳的技术特征。

　　根据专利法及其实施细则、以及《审查指南》的上述规定，判断某项技术特征是否为独立权利要求的必要技术特征时，需要从以下几个方面加以考虑，（1）发明或者实用新型所要解决的技术问题；（2）结合说明书描述的整体内容，判断技术特征属于“必要技术特征”还是“非必要技术特征”；（3）该技术方案是否能解决上述技术问题，使得该技术方案区别于背景技术。

　　首先，关于发明或者实用新型所要解决的技术问题。根据《审查指南》第二部分第二章第2.2.4节对技术问题的定义，“发明或者实用新型所要解决的技术问题，是指发明或者实用新型要解决的现有技术中存在的技术问题。发明或者实用新型专利申请记载的技术方案应当能够解决这些技术问题。”根据实施细则中的相关规定，申请人应当将其所认定的“技术问题”写入说明书中，如果申请人严格按照《审查指南》中的相关规定进行撰写，则申请人所声称的技术问题与本申请相对于现有技术实际解决的技术问题应当是等同的；否则，如果申请人所声称的技术问题与本申请相对于现有技术实际解决的技术问题出现偏差，现有技术中还存在申请人提出的技术方案实际解决的其他技术问题，这里所指的技术问题就是申请人提出的技术方案实际解决的其他技术问题。其次，关于“必要技术特征”和“非必要技术特征”。必要技术特征是指，发明或者实用新型为解决其技术问题所不可缺少的技术特征，其总和足以构成发明或者实用新型的技术方案，使之区别于背景技术中所述的其他技术方案。非必要技术特征，是指对于达到发明或实用新型的目的和效果并非必要的技术特征。一个技术特征对于发明或实用新型是否必要，关键在于，对于完成发明或实用新型发明任务或发明目的的作用，如是不可缺少的，那就是必要技术特征；若是没有实质作用，那就是非必要技术特征。在判断技术特征属于“必要技术特征”还是“非必要技术特征”时，必须认真阅读说明书，结合说明书中的阐述以及整体技术方案来分析，以得到该技术特征在解决技术问题的过程中发挥的作用以及必要性。

　　最后，关于技术方案是否能解决上述技术问题，使之区别于背景技术。上述技术方案中的必要技术特征，即“解决技术问题”的技术特征，是要求保护的技术方案中与创造性密切相关的、涉及发明点的重要技术特征。在具体的审查实践中，在确定本申请要解决的现有技术中存在的技术问题的基础上，通过将本申请技术方案与现有技术的对比分析，来确定所涉及的技术特征是不是与创造性密切相关的、涉及发明点的重要技术特征，即是不是该技术方案的必要技术特征。

　　具体到本申请，首先应分析本申请所要解决的技术问题，即提供一种自动转换开关，其可以容易地装配和安装并易于限位开关和开关部件的完全对准，而不需在装配和安装的时候调整。其次，阅读说明书，结合说明书中的阐述以及整体技术方案来分析本申请采用的技术方案，即自动转换开关包括具有螺线管侧面和辅助侧面的主体部分，螺线管侧面限位开关装置安装在螺线管的侧面上而辅助侧面限位开关安装在辅助侧面上；自动转换开关采用预装配的辅助限位开关装置、预装配的螺线管侧限位开关装置和单一的结构易于减少装配时间。最后，根据上述分析可以知道，为解决本申请的技术问题，不仅需要将螺线管侧面限位开关装置中的限位开关与螺线管侧面安装板相固定，同时需要将辅助侧面限位开关装置中的限位开关与辅助侧面安装板相固定。由此可见，为解决本申请现有技术中存在的限位开关和开关部件不易对准的技术问题，修改后的权利要求1记载了主体部分包括螺线管侧面和辅助侧面、螺线管侧面限位开关装置如何连接到螺线管侧面、辅助侧面限位开关装置如何连接到辅助侧面、进而使得主体部分连接到主安装板的技术特征，也即修改后的权利要求1记载了为解决本申请技术问题所必不可少的技术特征，已经克服了复审通知书和驳回决定中指出的不符合专利法实施细则第21条第2款规定的缺陷。