律师：新旧商标法比较分析 旧法缺少可操作性的问题日趋明显

作者：陈利亚（上海大邦律师事务所） 来源：中国知识产权司法保护网 发布时间：2013/11/7 14:58:56 点击数：

导读:2013年8月30日，全国人民代表大会常务委员会通过了关于修改〈中华人民共和国商标法〉的决定》,新《商标法》，自2014年5月1日起施行。本次修法是1982年8月23日通过的《商标法》的第三次修改，新法正式生效之前，国家商…

2013年8月30日，全国人民代表大会常务委员会通过了关于修改〈中华人民共和国商标法〉的决定》,新《商标法》，自2014年5月1日起施行。

本次修法是1982年8月23日通过的《商标法》的第三次修改，新法正式生效之前，国家商标局应该会出台《施行修改后的商标法的过渡办法》，以便衔接新法与旧法之间的适用。

距离上次修法将近12年，期间社会生活、商业模式均已发生了巨大的改变，旧法缺少可操作性的问题日趋明显，最高人民法院颁布了大量的关于《商标法》适用的司法解释，由此积累的司法实践经验，借由本次修法写入了新《商标法》，新法较之旧法具有更强的逻辑性和可操作性。

如新法第28条规定了商标申请，商标局内审的期限为9个月；第34条规定，商评委审查商标驳回复审的期限也为9个月（经批准可延长3个月）；第35条，商标局异议审查的期限为12个月（经批准可延长6个月）。该些期限的规定是本次修法的亮点，商标局和商评委的各项行政裁决终于有可预期的截止时间。

新法第60条，对商标侵权行为的行政罚款有了具体的规定，第63条对商标侵权赔偿数额标准的认定程序有了相对明确的规定。

以及驰名商标仅作为事实认定，代理人的范围扩大至有商贸关系的合同向对方等。

上述修法的内容，无一不是商标审判实践和商标行政审查实践经验的总结，此次能够顺利入法，自是加强了整部法律的逻辑性和可操作性。

当然，新《商标法》第33条的规定，使人疑虑重重，旧《商标法》对于异议商标的流程包括，异议人向商标局提起异议，商标局作出异议成立与否的裁定，对此裁定，异议人可以向商评委提起复审，对复审决定不服的，可以向北京一中院提起诉讼，而在此过程中，异议商标始终处于未获核准授权的状态，而新《商标法》第33条，异议商标的异议未成立，商标局做出核准授权的决定，并向权利人签署商标授权证书。同时在商标审判实践中又存在“维护市场现有秩序”的市场包容性理论，新法的如此做法，是否会对正在的权利人之权利造成损伤呢？

 笔者简要分析了具体修改的条款的得失，与诸君商榷。

之一：新法第十四条第一款“驰名商标应当根据当事人的请求，作为处理涉及商标案件需要认定的事实进行认定。”该款作为新增条款，其源自法释[2009]3号文第十三条“在涉及驰名商标保护的民事纠纷案件中，人民法院对于商标驰名的认定，仅作为案件事实和判决理由，不写入判决主文”。

 

之二.1：新法3三十五条比之旧法三十三条，可否认为是本次修法过程中，以商标局为代表的行政权与法院为代表的司法权的竞争过程中，商标局大获全胜？

 

之二.2:新法三十五条，关于被异议的商标，商标局作出准予注册的决定的，即发给商标注册证，此后虽然有"宣告无效"程序的救济，但依据法发[2010]12号文提及的市场格局理论，异议人的权利如何得到维护？

 

之三：新商标法第15条，新增了第二款“就同一种商品或者类似商品申请注册的商标与他人在先使用的未注册商标相同或者近似，申请人与该他人具有前款规定以外的合同、业务往来关系或者其他关系而明知该他人商标存在，该他人提出异议的，不予注册。”

该第十五条的内容源于《保护工业产权巴黎公约》第六条之七的规定，以该条的立法目的，是制止代理人违反诚实信用原则的恶意抢注行为。故此该条所属之代理人不能仅仅包括《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》中规定的代理人，也包括基于商事业务往来而可以知悉被代理人商标的经销商。

 

之四：新法第19条第3款规定“商标代理机构知道或者应当知道委托人申请注册的商标属于本法第十五条和第三十二条规定情形的，不得接受其委托。”本款极大地加重了代理机构的审查义务，也由此可见，在本次立法博弈中，代理机构的地位。

 

之五：新法将旧法的第19条和20条合并成了第22条，但其中表述有不同，新法第22条第2款“商标注册申请人可以通过一份申请就多个类别的商品申请注册同一商标。”同一商标在不同类别上申请注册，使用一份格式文书，这款很科学，可以有效提高代理机构的工作效率。

 

之六：新法第28条规定了商标申请，商标局内审的期限为9个月；第34条规定，商评委审查商标驳回复审的期限也为9个月（经批准可延长3个月）；第35条，商标局异议审查的期限为12个月（经批准可延长6个月）。该些期限的规定是本次修法的亮点，终于有可预期的截止时间了。

 

之七：新法36条第2款，异议商标自初步公告期满至核准注册日止这一期间，他人在同一种或类似商品上使用相同或类似商标的行为予以了区分，善意使用的，商标权人不许追溯，恶意使用的，应予以赔偿。问题在于用何方式判断恶意？标准赔偿标准时怎样的吗？参照适用商标侵权的赔偿标准吗？

 

之八：新法42条新增了第2款，第3款，本条第二款见《商标法实施条例》第26条第2款“注册在相同或类似商品的相同或类似商标一并转移”。新增第三款该如何适用？所谓容易导致混淆是指容易导致消费者误认商品来源吗？其他不良影响又指什么？

 

之九：新法第49条可能存在的问题：1.地方工商行政部门的权限进一步扩大，是否会增加寻租的可能性？2.注册之后成为通用名称，撤销。3. 没有正当理由三年未使用？那何为正当理由，品牌的全方位保护可否算正当理由？

 

之十：新法第53条或有助于避免驰名商标的异化，但现在已经投入市场的商品包装上标有驰名商标该怎么办？

 

之十一：1.将旧法第五十二条第（一）项改为两项，未经许可使用相近似商标于相同或类似商品上的侵权行为须以造成混淆为前提，用语更加精准；2. 帮助侵权行为作为新增加一项作为第（六）项。

 

之十二：新法增加一条作为第五十九条。总结了“21金维他”、“木糖醇”、“甑流”等商标侵权案件的司法实践经验，通用名称等使用不构成商标侵权正式入法。

 

之十三：新法第60条，1.罚款有了具体的数额；2. 对多次侵权行为进行从重处罚入法。3.调解书生效后不履行可起诉？但诉的是该调解书还是原先的商标侵权行为？

 

之十四：新法第63条关于赔偿数额之规定，内容详实具有可操作性，但法定赔偿不设下限这一点，弱化提高上限带来的预防侵权功能1.赔偿数额参考标准：实际损失—》侵权获利---》法定赔偿；2.恶意侵权的，予以惩罚性赔偿；3.侵权人实际获利可参照权利人提供的证据

 

之十五：增加了侵权抗辩理由（被侵权商标三年内未实际使用），不承担赔偿责任。

 

之十六：新法第68条，规定了代理机构可能承担责任的各种情形，看来新法对加强代理机构监管这一块很上心。为什么对审查机构的监管不同样体现在新法中呢？