企业专利维权之诉前准备

作者：秦福 来源：原创 发布时间：2011/7/15 14:40:12 点击数：

导读:在商业竞争社会里，企业拥有知识产权便可在市场竞争中占有主动权。为了突显企业科技实力，达到技术垄断，推动科技进步，企业专利申请数量逐年提高，但随之而来，市场上也出现了仿造他人产品，实施他人专利技术的侵权行…

在商业竞争社会里，企业拥有知识产权便可在市场竞争中占有主动权。为了突显企业科技实力，达到技术垄断，推动科技进步，企业专利申请数量逐年提高，但随之而来，市场上也出现了仿造他人产品，实施他人专利技术的侵权行为。目前许多企业建立了市场专利监控机制，以便尽早发现并及时解决侵权问题。发现专利侵权后，企业究竟该如何操作？笔者建议专利权人不宜操之过急、急于诉讼，以免打草惊蛇!根据笔者的办案经验，专利权人至少应先行走完以下六步：

第一步：技术对比、确认侵权

技术对比，涉及到专业的技术问题和法律问题。对于技术层次的问题，由产品研发人员进行分析，法律问题可由专业知识产权专家、律师进行分析。

对于不同种类的专利，比对分析方法不一，如对于发明、实用新型专利而言，应当将专利权利要求记载的技术特征（尤其是独立权利要求所记载的特征）与涉嫌侵权产品的技术方案进行比对，经比对如果涉嫌侵权的技术方案包含了专利权利要求记载的全部技术特征，可以初步认定侵权成立；如果经对比发现涉嫌侵权技术方案的技术特征缺少专利权利要求记载的一个以上的技术特征，或者某些技术方案与专利权利要求记载特征并不相同，此时，对于专利权人来说，就应当做进一步分析，确定不相同的特征是否构成等同，如果构成等同，同样涉嫌侵权。

对于外观设计专利而言，专利权人首先，需要确定涉嫌侵权的产品与专利权产品种类是否相同或者相近（可以参考国际外观设计分类表进行确认）。其次，确定外观设计是否相同或近似，在进行认定时，以外观设计的整体视觉效果进行综合判断，着重以产品正常使用时容易被直接观察到的部位作为重点进行相似认定，对于主要由技术功能决定的设计特征以及对整体视觉效果不产生影响的产品的材料、内部结构等特征，应当不予考虑。只有产品种类相同或近似且外观设计相同或近似，才有侵权一说。

由于专利技术特征对比是人民法院审查的一个重要环节，也是关系专利权人能否胜诉的关键环节，因此，发现侵权后，进行技术对比是专利权人必须完成的第一步。

第二步：分析专利、确保稳定

在完成了技术对比后，专利权人还不能急于诉讼，要进一步分析自己专利的稳定状态，正所谓“知己知彼，百战不殆”。

众所周知，发明专利申请的审批程序包括受理、初审、公布、实审以及授权五个阶段。而实用新型或者外观设计专利申请在审批中不进行早期公布和实质审查，只有受理、初审和授权三个阶段。正因如此，实用新型或外观设计专利是否存在现有技术，便无从得知。

一般而言，如果专利权人持有的为发明专利，则不必进行新颖性、创造性检索。但对于实用新型和外观设计专利来说，专利权人必须对其专利的稳定性进行分析，专利权人可以委托专业机构做新颖性、创造性检索。这样做的目的是，一来可以确定自己专利价值；二来可以防止被诉侵权人提起专利权无效宣告请求；三则是可以让法院顺利审理案件，不中止诉讼，以防诉讼拖延。

专利权人经过分析，发现专利并不稳定，有被无效掉的可能，则专利权人就应当改变战略，与涉嫌侵权方进行庭下和解，采用许可等方式，允许他人实施自己专利，此谓“调虎离山”之声东击西的计策。可以确保自己专利免受“灭亡之灾”。

第三步：确定被告、选择法院

对于专利权人来说，正确选择诉讼管辖法院，可以达到“以近待远、以逸待劳”、“天时地利人和”之功效。

依据专利法第十一条的规定：发明和实用新型专利权被授予后，除本法另有规定的以外，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品，或者使用其专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品。外观设计专利权被授予后，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、许诺销售、销售、进口其外观设计专利产品。

依据上述规定，未经许可制造、销售专利产品行为皆为侵权行为，对于专利权人可以选择制造商、销售商作为被告进行起诉。

实践中，侵权产品销售地和制造地经常不一致。为了达到“斩草除根”、“切断货源”的目的，专利权人将制造商作为被告进行诉讼便是首选。但笔者提示专利权人不要盲目地只起诉制造商，应当先进行诉讼法院的选择。因侵犯专利权行为提起的诉讼，侵权行为地或者被告住所地人民法院都具有管辖权。销售地和制造地不一致的，对于专利权人来说，如果想在销售地法院起诉，则必须将销售者列为共同被告进行诉讼，否则，销售地法院不予受理。除非销售者是制造者的分支机构！

目前各地人民法院就同一专利侵权事实，判决结果也并非完全一致，对于专利权人，选对诉讼管辖法院，无论从维权成本，还是环境熟悉、确保公正判决等方面来说，都能达到事半功倍之效！

第四步：调取证据、准备诉讼

证据的准备，主要涉及到以下两个方面：

1、被告主体资格、侵权事实证据的收集

专利权人必须能证实被告实施了制造或销售专利产品的行为。实践中专利权人往往是通过销售商销售产品得知侵权行为的存在，此时进行证据收集，常用的方法是通过公证购买的方式进行证据保全。在进行公证购买产品时，专利权人一定要注意查看，购买产品是否能显示制造商名称，必要时，一同索要厂家产品质保书等能反映厂家信息的资料，以便准确确定制造商。

购买侵权产品后，通过销售者和制造商的名称，进行简单的工商查询，便可确定其主体资格。

2、损失赔偿证据的收集

专利侵权赔偿额的计算方式有四：第一，按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定；第二，按照侵权人因侵权所获得的利益确定；第三，参照该专利许可使用费的倍数合理确定；第四，法院酌定赔偿，即根据专利权的类型、侵权行为的性质和情节等因素，确定给予一万元以上一百万元以下的赔偿。

关于损失赔偿，一直是实务操作中一件头疼事。因为侵权产品的销售数量的取证的确不易，故很难准确计算具体的赔偿数额。笔者在此有一些经验与大家分享：其一，对于专利权人来说，如果专利产品自己已用于生产、销售，可以通过对比侵权发生之前的销售额和侵权发生之后的销售额来分析，如果侵权之后的销售额明显减少，则可以通过会计事务所审计鉴定获取利润减少的证据。但该销售额的减少也存在一些其他因素，故在起诉中在此基础上可以适当降低索赔数额。其二，出于对专利权人“请求停止制造、销售行为”目的的考虑，如果计算侵权赔偿额的确很困难，则建议直接确定一个赔偿额，让法院酌定裁判，这样可以节省维权时间。

第五步：致函对方、了解动向

在起诉前，先行与侵权人进行交涉，可以了解对方关于专利侵权一事所持的态度，即使将来走向诉讼，也能大概知道对方的答辩策略，可谓“抛砖引玉”。倘若对方愿意和解，也省去了专利权人诉讼之繁，节省了人力、物力。

但笔者还须提示专利权人两点：

第一，与侵权人进行诉前和解时，一定要先行完成上述四步，特别是证据的调取环节。

第二，在致函侵权人时，需要谨慎！

《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十八条规定：“权利人向他人发出侵犯专利权的警告，被警告人或者利害关系人经书面催告权利人行使诉权，自权利人收到该书面催告之日起一个月内或者自书面催告发出之日起二个月内，权利人不撤回警告也不提起诉讼，被警告人或者利害关系人向人民法院提起请求确认其行为不侵犯专利权的诉讼的，人民法院应当受理。”

根据上述规定，专利权人向侵权人发出侵犯专利权的函告时，相当于给了侵权人一次作为原告诉讼的权利，侵权人可以在符合条件的情况下，向其所在地法院提起确认不侵权之诉。如此一来，原、被告位置发生了置换，而且管辖法院的选择权交给了侵权人。专利权人也因此变得被动。所以，专利权人在通过书面函件与对方进行交涉时，需要谨慎！

第六步：聘请律师、选择专业

由于专利纠纷案件的专业性、复杂性，许多专利权人都聘请律师帮助操作，本文从以下几个方面对专利权人如何聘请律师作一提示，以期参考：

1、专业水平

由于律师业务范围广泛和案源决定收入的律师行业特性，只要有案件办，原本办理离婚案件的律师也会说成自己是专业的知识产权律师，这就给专利权人造成了错误的判断，所以专利权人不要完全听律师的一面之词，应当将案件交由律师当面去分析，是否专业，一听便知。

2、律师人品

一个负责的律师，即使是注定败诉的案件，也会去全面分析案情，找出破绽，使客户风险降至最低，尽最大能力维护当事人的合法权益。

3、律所品牌

建议当事人与律师见面谈案，最好约在律师事务所办公场所，这样既可了解主办律师的专业水平，又能考察律师事务所的规模及品牌。

4、律师收费

知识产权案件的专业性、复杂性，要求律师付出的劳动更大。所以，专利权人在聘请律师时，不要单纯将收费的高低作为选择的标准，只要协商一致，在专利权人的承受范围之内即可，千万不要因为收费的差别，将自己非常专业的案件交于并非专业的律师办理。否则，专利权人只会损失越来越大。

经过以上几个步骤的准备，专利权人在诉讼过程中，便可以胸有成竹、从容不迫！

（作者：秦福 单位：北京市盈科律师事务所 手机：13811198596）

注：此文已发表于中国家用电器研究院主办的《家电科技杂志》。